第12章延伸阅读 延伸阅读l2-1 Chakrabarty案 Diamond v.Chakrabarty案是美国专利法上里程碑式的案件，该案中美国最高法院所做 出的判决打开了基因技术可被授予专利权的大门。给基因授予专利这一决定改变了生物技术 产业的进程并深刻影响了人类生产和生活。就像当年这个案件的辩护律师所说的： “Chakrabarty案中所决定的事情只是个很小的事情，但却移走了授予更多种类生物技术革新 的专利的障碍”。 在20世纪70年代，当时许多石油化工领域的科学家己经发现某些特别种类的细菌能够 把碳氢化合物分解和降解成简单无害的物质，并且这些被分解后的物质还可以作为很多水生 生物的食品。但是科学家们却没有找到可以分解当时原油中的所有各种种类碳氢化合物的单 一细菌。所以当时所采用的方法，基本上都是把几种细菌混合在一起，不同的细菌分别作用 于不同的碳氢化合物。但是有个问题当时没有克服，也就是混合物中的各种细菌在不同的环 境条件下存活率不同，所以在使用过程中效果并不是特别好，只有部分细菌能够起到作用。 面对上述情况，通用电器公司工作的研究石油清污的科学家A.Chakrabarty研究出了一种可 以控制特定细菌对原油降解能力的质粒。多种质粒可以分解多种不同类型的碳氢化合物，并 且这些质粒还可以通过接合作用转移到一个特殊的单细菌中。这种利用遗传工程所制成的细 菌比一般的细菌能够以更快的速度降解碳氢化合物，而且还不会受到外部环境的影响。在 l972年，微生物学家A.Chakrabarty就向美国专利商标局(united states patent and trademark office,USPTO)申请了这项专利。在所提交的专利申请中共包含36项权利要求，分为三种类 型：生产该细菌的方法权利要求：由漂浮在水上的诸如稻草和该细菌等带菌材料组成的接种 物：通过遗传工程所获得的该类细菌本身。经过审查，USPTO的审查员同意该申请的前两 种权利要求，但是驳回了第三种权利要求。审查员指出：第一，微生物是“天然的产物”；第 二，专利法第101条中所规定的可以被授予专利权的客体中不包含活体。 美国专利法第101条中规定，任何人发明或者发现了任何新的和有用的技艺、机器、制品、 或者合成物、或者任何新的和有用的它们的改进，就可以据此获得专利权。（其英文原文为： "Whoever invents or discovers any new and useful process.chine,manufacture,or composition of ma tter,or any new an d useful improvment thereof,may obtain a patent therefore,subject to the conditions and requir-nents of this title). I980年此案申诉至美国最高法院。美国最高法院认为A.Chakrabarty的权利要求不是迄 今未知的自然现象，而是非自然产生的制品或合成物一人类创造性的产物，具有与众不同的 名称、特性与用途。最终以5比4的微弱优势决定授予该项专利权，并在判决中宣称“专利
第 12 章 延伸阅读 延伸阅读 12-1 Chakrabarty 案 Diamond v．Chakrabarty 案是美国专利法上里程碑式的案件，该案中美国最高法院所做 出的判决打开了基因技术可被授予专利权的大门。给基因授予专利这一决定改变了生物技术 产业的进程并深刻影响了人类生产和生活。就像当年这个案件的辩护律师所说的： “Chakrabarty 案中所决定的事情只是个很小的事情，但却移走了授予更多种类生物技术革新 的专利的障碍”。 在 20 世纪 70 年代，当时许多石油化工领域的科学家已经发现某些特别种类的细菌能够 把碳氢化合物分解和降解成简单无害的物质，并且这些被分解后的物质还可以作为很多水生 生物的食品。但是科学家们却没有找到可以分解当时原油中的所有各种种类碳氢化合物的单 一细菌。所以当时所采用的方法，基本上都是把几种细菌混合在一起，不同的细菌分别作用 于不同的碳氢化合物。但是有个问题当时没有克服，也就是混合物中的各种细菌在不同的环 境条件下存活率不同，所以在使用过程中效果并不是特别好，只有部分细菌能够起到作用。 面对上述情况，通用电器公司工作的研究石油清污的科学家 A. Chakrabarty 研究出了一种可 以控制特定细菌对原油降解能力的质粒。多种质粒可以分解多种不同类型的碳氢化合物，并 且这些质粒还可以通过接合作用转移到一个特殊的单细菌中。这种利用遗传工程所制成的细 菌比一般的细菌能够以更快的速度降解碳氢化合物，而且还不会受到外部环境的影响。在 1972 年，微生物学家 A. Chakrabarty 就向美国专利商标局 (united states patent and trademark office, USPTO)申请了这项专利。在所提交的专利申请中共包含 36 项权利要求，分为三种类 型：生产该细菌的方法权利要求；由漂浮在水上的诸如稻草和该细菌等带菌材料组成的接种 物；通过遗传工程所获得的该类细菌本身。经过审查，USPTO 的审查员同意该申请的前两 种权利要求，但是驳回了第三种权利要求。审查员指出：第一，微生物是“天然的产物”；第 二，专利法第 101 条中所规定的可以被授予专利权的客体中不包含活体。 美国专利法第 101 条中规定，任何人发明或者发现了任何新的和有用的技艺、机器、制品、 或者合成物、或者任何新的和有用的它们的改进，就可以据此获得专利权。（其英文原文为： “Whoever invents or discovers any new and useful process．chine，manufacture，or composition of ma tter，or any new an d useful improvment thereof，may obtain a patent therefore，subject to the conditions and requir~nents of this title）。 1980 年此案申诉至美国最高法院。美国最高法院认为 A. Chakrabarty 的权利要求不是迄 今未知的自然现象，而是非自然产生的制品或合成物—人类创造性的产物，具有与众不同的 名称、特性与用途。最终以 5 比 4 的微弱优势决定授予该项专利权，并在判决中宣称“专利
权人生产了一种新的不同于自然存在的具有显著不同特性的细菌，并具有重要实用性的潜力。 他的发明不是自然的制品，而是他自己的手工制品：相应地，该发明属于第101条中的可专 利性主题。最高法院在Chakrabarty案中的决定打开了一扇厚重的大门，在该案中所提出的 原则广为流传，即“太阳下的任何人为事物都是可以被专利的”。此后，与基因相关的生物公 司如雨后春笋般涌现了出来，涉及基因的专利申请逐年增加，各大生物医药公司纷纷通过申 请专利对生物技术领域跑马圈地。 参考文献： 祁志.打开基因技术专利之门的案例一对Diamond v.Chakrabarty案的剖析.医学与哲学 (人文社会医学版).2006,27(6)：51-52,55
权人生产了一种新的不同于自然存在的具有显著不同特性的细菌，并具有重要实用性的潜力。 他的发明不是自然的制品，而是他自己的手工制品；相应地，该发明属于第 101 条中的可专 利性主题。最高法院在 Chakrabarty 案中的决定打开了一扇厚重的大门，在该案中所提出的 原则广为流传，即“太阳下的任何人为事物都是可以被专利的”。此后，与基因相关的生物公 司如雨后春笋般涌现了出来，涉及基因的专利申请逐年增加，各大生物医药公司纷纷通过申 请专利对生物技术领域跑马圈地。 参考文献： 祁志. 打开基因技术专利之门的案例——对 Diamond v．Chakrabarty 案的剖析. 医学与哲学 (人文社会医学版). 2006, 27(6):51-52,55
延伸阅读12-1“哈佛鼠”案 美国对转基因老鼠“哈佛鼠”的专利授予，开启了动物享有专利的先河。“哈佛鼠”又叫 “肿瘤鼠”，是哈佛大学的P.Leder与基因技术公司的T.Stewart两位科学家通过转基因技术 培育出来的一种老鼠。将致癌基因(oncogene)利用显微注射(microinjected)的方式植入 鼠胚细胞，再将转基因胚胎植入孕母鼠体内，出生后的老鼠由于基因的改变，长大后特别容 易患乳腺癌，对治疗乳腺癌的研究与试验提供了方便，因此具有重大的科学和医学研究价值 (图S12-1) 致癌基因 显微注射植入 植入孕母鼠体内 转基因老鼠 鼠胚细胞 “哈佛鼠” 图S12-1“哈佛鼠”的转基因构建过程 1984年，P.Leder与T.Stewart向USPTO以“非人类的转基因哺乳动物(transgenic non-human mammals)”提出专利申请。历经审查，USPT0于1988年4月12日颁发全世界 第一件多细胞动物专利，此后将专利权转让给哈佛大学，称为“哈佛鼠”。“哈佛鼠”权利要求 的覆盖面十分宽泛，保护范围涵盖了除人类之外的所有携带上述被激活的致癌基因的哺乳动 物，充分体现了美国倾向于加强对基因技术专利保护，加强保护发明人利益的政策立场。“哈 佛鼠”获得美国专利的专利号为4736866，该专利的权利要求1为：一种非人类的转基因哺 乳动物，其所有的生殖细胞及体细胞包含一段重组活化的致癌基因序列，该序列是在胚胎阶 段导入该哺乳动物或其祖先的。这样的保护范围涵盖了用任何方法在胚胎阶段任何时期导入 任何经活化的致癌物质的除人类外的哺乳动物及其无穷后代，由于人类不属于可专利的客体， 因此分类上最高为黑猩猩，包含了所有携带致癌基因的转基因哺乳动物。 参考文献： 尚志红，王素娟.转基因动物专利：哈佛鼠的命运及我国的选择.科技管理研究.2010(3)： 217-219,227
延伸阅读 12-1 “哈佛鼠”案 美国对转基因老鼠“哈佛鼠” 的专利授予，开启了动物享有专利的先河。“哈佛鼠”又叫 “肿瘤鼠”，是哈佛大学的 P. Leder 与基因技术公司的 T. Stewart 两位科学家通过转基因技术 培育出来的一种老鼠。将致癌基因（oncogene）利用显微注射（microinjected）的方式植入 鼠胚细胞，再将转基因胚胎植入孕母鼠体内，出生后的老鼠由于基因的改变，长大后特别容 易患乳腺癌，对治疗乳腺癌的研究与试验提供了方便，因此具有重大的科学和医学研究价值 （图 S12-1）。 图 S12-1 “哈佛鼠”的转基因构建过程 1984 年，P. Leder 与 T. Stewart 向 USPTO 以“非人类的转基因哺乳动物（transgenic non-human mammals）”提出专利申请。历经审查，USPTO 于 1988 年 4 月 12 日颁发全世界 第一件多细胞动物专利，此后将专利权转让给哈佛大学，称为“哈佛鼠”。“哈佛鼠”权利要求 的覆盖面十分宽泛，保护范围涵盖了除人类之外的所有携带上述被激活的致癌基因的哺乳动 物，充分体现了美国倾向于加强对基因技术专利保护，加强保护发明人利益的政策立场。“哈 佛鼠”获得美国专利的专利号为 4736866，该专利的权利要求 1 为：一种非人类的转基因哺 乳动物，其所有的生殖细胞及体细胞包含一段重组活化的致癌基因序列，该序列是在胚胎阶 段导入该哺乳动物或其祖先的。这样的保护范围涵盖了用任何方法在胚胎阶段任何时期导入 任何经活化的致癌物质的除人类外的哺乳动物及其无穷后代，由于人类不属于可专利的客体， 因此分类上最高为黑猩猩，包含了所有携带致癌基因的转基因哺乳动物。 参考文献： 尚志红, 王素娟. 转基因动物专利: 哈佛鼠的命运及我国的选择. 科技管理研究. 2010(3): 217-219, 227
延伸阅读12-3 Myriad案 Myriad案是美国生物技术发明专利保护史上又一具有里程碑式转折意义的判例， 解决的重点问题是，美国分子病理学协会等与Myriad Genetics公司之间有关人类基因 的可专利性问题的争议。美国最高法院根据基因技术的特点对“发明”与“发现”做了区 分，运用了区分自然之物与人造之物的方法，最终判决人类基因专利无效。这一裁决逆 转了先前有关判例，终结了美国三十多年的基因专利授权历史。 Myriad案中涉及的人类基因一乳腺癌易感遗传基因(breast cancer 1/2,BRCA1/2) 是直接与遗传性乳腺癌相关的基因。正常的BRCA12基因参与遗传物质DNA损伤修复， 维持细胞稳态和正常生长，从而抑制恶性肿瘤发生。若BRCA1/2基因发生了有害突变，则 易诱导癌症产生，而有害突变常常遗传给下一代，拥有该基因突变的人群患乳腺癌和卵巢癌 及其他一些类型癌症的几率大大增加，且呈家族聚集性，发病年龄较轻，易累及双侧乳房（图 S12-2)。 BRCA2 卫于人体 基因突变后的 gene 患病风险 BRCA] gene NA伤 等 17 Chromosome 13 图S12-2乳腺癌基因的位置及突变后的患病风险 Myriad Genetics公司对BRCA1/2基因进行了准确定位和测序，在乳腺癌和卵巢癌的检 测等方面具有广阔的应用前景。Myriad Genetics公司就此申请并取得了数项专利，进而成 功垄断了BRCA12基因的癌症诊断，并获得了高额利润。为了摆脱相关专利的束缚，美国 分子病理协会等状告Myriad Genetics公司，认为BRACI/2基因专利无效。Myriad案共耗 时4年，历经美国纽约南区地方法院、美国联邦上诉巡回法院和美国最高法院三级法院的 审理，美国最高法院于2013年6月13日做出终审判决，撤销了Myriad Genetics公司对 BRCAI/2基因拥有的5项专利权。对此，美国最高法院把Myriad Genetics公司专利中的贡 献定性为发现了BRAC1和BRAC2基因在17和13号染色体的精确位置和序列，而不是 创造了新的物质或产品，进一步说明把一个基因和它的周边遗传物质分开不能算发明。 参考文献： 苟大凯.人类基因的可专利性之争一Myriad案评析.中国科技论坛.2014(8)：127-131 郝建明.浅谈美国联邦最高法院“人类基因专利”案及影响.中国发明与专利.2013(11) 82-85
延伸阅读 12-3 Myriad 案 Myriad 案是美国生物技术发明专利保护史上又一具有里程碑式转折意义的判例， 解决的重点问题是，美国分子病理学协会等与 Myriad Genetics 公司之间有关人类基因 的可专利性问题的争议。美国最高法院根据基因技术的特点对 “发明”与 “发现”做了区 分，运用了区分自然之物与人造之物的方法，最终判决人类基因专利无效。这一裁决逆 转了先前有关判例，终结了美国三十多年的基因专利授权历史。 Myriad 案中涉及的人类基因——乳腺癌易感遗传基因（breast cancer 1/2, BRCA1/2） 是直接与遗传性乳腺癌相关的基因。正常的 BRCA1/2 基因参与遗传物质 DNA 损伤修复， 维持细胞稳态和正常生长，从而抑制恶性肿瘤发生。若 BRCA1/2 基因发生了有害突变，则 易诱导癌症产生，而有害突变常常遗传给下一代，拥有该基因突变的人群患乳腺癌和卵巢癌 及其他一些类型癌症的几率大大增加，且呈家族聚集性，发病年龄较轻，易累及双侧乳房（图 S12-2）。 图 S12-2 乳腺癌基因的位置及突变后的患病风险 Myriad Genetics 公司对 BRCA1/2 基因进行了准确定位和测序，在乳腺癌和卵巢癌的检 测等方面具有广阔的应用前景。Myriad Genetics 公司就此申请并取得了数项专利，进而成 功垄断了 BRCA1/2 基因的癌症诊断，并获得了高额利润。为了摆脱相关专利的束缚，美国 分子病理协会等状告 Myriad Genetics 公司，认为 BRAC1/2 基因专利无效。Myriad 案共耗 时 4 年，历经美国纽约南区地方法院、美国联邦上诉巡回法院和美国最高法院三级法院的 审理，美国最高法院于 2013 年 6 月 13 日做出终审判决，撤销了 Myriad Genetics 公司对 BRCA1/2 基因拥有的 5 项专利权。对此，美国最高法院把 Myriad Genetics 公司专利中的贡 献定性为发现了 BRAC1 和 BRAC2 基因在 17 和 13 号染色体的精确位置和序列，而不是 创造了新的物质或产品，进一步说明把一个基因和它的周边遗传物质分开不能算发明。 参考文献： 苟大凯. 人类基因的可专利性之争——Myriad 案评析. 中国科技论坛. 2014(8): 127-131. 郝建明. 浅谈美国联邦最高法院“人类基因专利”案及影响. 中国发明与专利. 2013(11): 82-85
延伸阅读12-4：Bell案、Deuel案和Kubin案 非显而易见性是专利授权的实质要件之一，是比实用性和新颖性要求更高一层的要求， 也是最重要和最难达到的要求。一项发明只有达到了非显而易见性的要求，才真正具有推动 技术发展的作用。非显而易见性是基因专利诉讼的焦点之一，也是判定实践的难点之一。 Bell案、Deuel2案和Kubin案对非显而易见性判定结果的不同，引发了关于基因专利非显而易 见性的激烈讨论。 1966年由美国最高法院判决的Graham案是显而易见性最重要的判例之一。在Graham案 中，提出了判定显而易见性的Graham四要素：现有技术的范围和内容、现有技术与要求保 护的发明之间的差异、现有技术领域的一般技术水平、继发性的考虑。其中的三个关键点： 本领域、完成发明的时间、一般技术人员，分别指出了专业性、时间性和人的三个要素。 Bell案、Deuel案和Kubin案涉及通过蛋白质与核酸的关系合成编码蛋白质的基因序列，实现 的难易程度和所需的技术水平是判定非显而易见性的关键。表$121中比较了这三个案件的 非显而易见性判定因素。 表Sl2-1Bell案、Deuel案和Kubin2案非显而易见性判定因素的比较 案件 诉讼时权利要求 专利审查确认的现有技术 DNA测序技术判决结果 间 背景 1.已有文献公布编码全部蛋 编码人类胰岛素样生长白质的氨基酸序列： BelI案 1993年 因子IGFI和Ⅱ的核酸序2.己有专利授权至少己知部 列的DNA和RNA分子 分氨基酸序列的情况下分离1.构建cDNA 基因的一种方法 文库： 1.已有专利授权从人和牛脑2.设计寡核苷非显而易 组织中分离的类似肝素结合酸探针： 见授权 编码肝素结合生长因子蛋白质，确定了蛋白质N端193.应用探针在 Deuel案 1995年HBGFs的分离和纯化的个氨基酸序列： 文库中筛选 DNA和cDNA分子 2.己有文献公布用基因探针 在DNA或cDNA文库中分离基 因的一般技术 1.已有专利授权P38受体蛋 白，存在于自然杀伤细胞表 编码人自然杀伤细胞活 面，并证实为NAL: 高通量筛选技 性诱导配体NAIL,一个 显而易见 Kubin案 2009年 2.已有相关书籍出版，如分子术 免疫反应调节相关的蛋 驳回申请 生物学实验手册： 生物信息学 白质的核苷酸序列 3.己有文献报道鼠的NAL同 源分子的分离方法 Kubin2案的判决结果与Bell案和Deuel案截然不同，关键问题在于判定非显而易见性时对 基因领域一般技术人员水平的定位，是单纯的技术人员，是对测序和相关领域技术都有一定
延伸阅读 12-4：Bell 案、Deuel 案和 Kubin 案 非显而易见性是专利授权的实质要件之一，是比实用性和新颖性要求更高一层的要求， 也是最重要和最难达到的要求。一项发明只有达到了非显而易见性的要求，才真正具有推动 技术发展的作用。非显而易见性是基因专利诉讼的焦点之一，也是判定实践的难点之一。 Bell案、Deuel案和Kubin案对非显而易见性判定结果的不同，引发了关于基因专利非显而易 见性的激烈讨论。 1966年由美国最高法院判决的Graham案是显而易见性最重要的判例之一。在Graham案 中，提出了判定显而易见性的Graham四要素：现有技术的范围和内容、现有技术与要求保 护的发明之间的差异、现有技术领域的一般技术水平、继发性的考虑。其中的三个关键点： 本领域、完成发明的时间、一般技术人员，分别指出了专业性、时间性和人的三个要素。 Bell案、Deuel案和Kubin案涉及通过蛋白质与核酸的关系合成编码蛋白质的基因序列，实现 的难易程度和所需的技术水平是判定非显而易见性的关键。表S12-1中比较了这三个案件的 非显而易见性判定因素。 表S12-1 Bell案、Deuel案和Kubin案非显而易见性判定因素的比较 案件 诉讼时 间 权利要求 专利审查确认的现有技术 DNA测序技术 背景 判决结果 Bell案 1993年 编码人类胰岛素样生长 因子IGF I和II的核酸序 列的DNA和RNA分子 1. 已有文献公布编码全部蛋 白质的氨基酸序列； 2. 已有专利授权至少已知部 分氨基酸序列的情况下分离 基因的一种方法 1. 构 建 cDNA 文库； 2. 设计寡核苷 酸探针； 3. 应用探针在 文库中筛选 非显而易 见授权 Deuel案 1995年 编码肝素结合生长因子 HBGFs的分离和纯化的 DNA和cDNA分子 1. 已有专利授权从人和牛脑 组织中分离的类似肝素结合 蛋白质，确定了蛋白质N端19 个氨基酸序列； 2. 已有文献公布用基因探针 在DNA或cDNA文库中分离基 因的一般技术 Kubin案 2009年 编码人自然杀伤细胞活 性诱导配体NAIL，一个 免疫反应调节相关的蛋 白质的核苷酸序列 1. 已有专利授权P38受体蛋 白，存在于自然杀伤细胞表 面，并证实为NAIL； 2. 已有相关书籍出版，如分子 生物学实验手册； 3. 已有文献报道鼠的NAIL同 源分子的分离方法 高通量筛选技 术 生物信息学 显而易见 驳回申请 Kubin案的判决结果与Bell案和Deuel案截然不同，关键问题在于判定非显而易见性时对 基因领域一般技术人员水平的定位，是单纯的技术人员，是对测序和相关领域技术都有一定